专利案件中“接近的现有技术”如何选取？选取不当是否必然影响创造性评价？来看看法官怎么说？

案情简介

涉案专利名称为“具有倾斜喷嘴的泵分配器”， 申请日是2012年10月25日，优先权日为2011年10月25日，专利申请人是A公司。经实质审查，国家知识产权局原审查部门以本申请不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性为由作出驳回决定。A公司不服该驳回决定，向国家知识产权局提出复审请求。后国家知识产权局作出被诉决定，维持驳回决定。

A公司不服被诉决定，向北京知识产权法院提起诉讼，其主要理由为：对比文件1与权利要求1所要解决的技术问题、技术效果和用途均不接近，且二者之间存在多项区别特征，故对比文件1不适合作为接近的现有技术。据此，请求法院撤销被诉决定，并责令被告重新作出决定。北京知识产权法院于2021年5月26日作出判决。

法官释法

实践中，以不同的现有技术为起点创造出一项发明创造存在不同路径，各路径对于本领域技术人员来说难易不同。《专利审查指南》之所以在诸多现有技术中，强调应以“接近”的现有技术，亦即“所有现有技术中与要求保护的发明密切相关的一个技术方案”，作为非显而易见性的判断起点，其根本原因在于确保相对所有现有技术而言均具有创造性的发明创造才可获得授权。而只有相对于接近的现有技术而言仍具有创造性的技术方案，才是对所有现有技术整体而言具有技术贡献的发明创造。

因此，如果某个技术方案相对于一项现有技术具有创造性，相对于另一项现有技术不具备创造性，则后者相对前者更适合作为“接近的现有技术”以评价该技术方案的创造性。

《专利审查指南》中对于如何确定接近的现有技术给出了示意性列举，“例如可以是，与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途接近和／或公开了发明的技术特征的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征的现有技术”。这是因为，满足上述条件的现有技术通常是与要求保护的发明接近的现有技术，《专利审查指南》据此给审查员及无效请求人提供了指引，但不意味着接近的现有技术必须满足上述条件。

就本案而言，原告之所以主张对比文件1不应作为接近的现有技术，其终目的还是证明本申请具备创造性。但基于前述理由，只要以对比文件1作为判断起点能够完整适用“三步法”得出本申请不具备创造性的结论，则被诉决定有关创造性的认定结论就是正确的。至于对比文件1是否是所有现有技术中与本申请权利要求1“密切相关”的那一个，并不是创造性判断关注的重点，更不足以据此推翻被诉决定认定的结论。因此，原告的相关主张不能成立，本院不予支持。

典型意义

实践中，经常会有专利申请人或专利权人以被诉决定认定的接近现有技术选取不当为由，主张涉案专利具备创造性。然而，此种主张往往不会被法院支持。如本案所示，接近的现有技术是否选取得当并非创造性判断的重点，甚至很大程度上亦不会影响创造性判断的结论。

专利申请人或专利权人在主张涉案专利具备创造性时，还是要将注意力放在三步法中的后两步上，重在判断本领域技术人员从该接近的现有技术出发能否得出涉案专利显而易见的结论。